Tal cenário traz à discussão um assunto que já reverbera, há tempos, no judiciário: O registro de marca garante o direito de uso exclusivo do nome de domínio que lhe é correspondente?

Essa pergunta, apesar de conduzir a uma resposta teoricamente fácil, não é assim tão simples.

Isso porque, ao falarmos em domínios e marcas, trazemos como bagagem princípios que regem ambos os institutos.

No Brasil, assim como na maioria das localidades do mundo, os registros de marcas e nomes de domínio são delegados a diferentes órgãos públicos, sem que um exerça ingerência sobre o outro. Ou seja, são independentes e a decisão de um não afeta ao outro.Assim, para responder ao questionamento acima, imprescindível recorrer aos princípios que regem cada um dos institutos em discussão.O registro de marca se faz junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal que possui autonomia na análise e julgamento dos pedidos de marca a ela delegados.

Já os nomes de domínio com designação final .BR são de competência do órgão público nominado como REGISTRO.BR e que também possui autonomia na deliberação de suas decisões. Porém, diversamente do que ocorre no INPI, o REGISTRO.BR possui uma tramitação muito mais dinâmica e atua como órgão julgador apenas quando instado para tal pela parte que se julgue lesada.

O registro de domínio obedece ao princípio first come first served, independente da existência de conflito com marcas e/ ou nomes empresariais.

As marcas, por sua vez, apesar de observarem o sistema atributivo (ou seja, quem primeiro requerer o registro terá direito ao uso), comporta algumas exceções importantes dentre os quais: (i) arguição de direito de precedência (a Lei possibilita seja arguido direito de uso anterior de uma expressão, desde que observados os prazos prescritos); (ii) princípio da especialidade (a marca estará protegida para o segmento ao qual foi registrada, excetuando-se aqui as marcas de alto renome, que terão proteção irrestrita); (iii) exclusividade de uso, o que impede a concessão de registro de marcas iguais ou semelhantes, para segmentos idênticos ou afins.

Esclarecidos os pontos acima, a melhor resposta à pergunta “O registro de marca garante o direito de uso exclusivo do nome de domínio que lhe é correspondente?” é DEPENDE do caso concreto. Como vimos acima, o nome de domínio e a marca são analisados distintamente, pelo que a violação de marca não irá pressupor, automaticamente, que o nome de domínio que lhe é foneticamente correlato tenha sido indevidamente concedido pelo REGISTRO.BR.

Há de sere analisada a situação concreta e, necessariamente, deverão estar presentes: (i) a similaridade ou identidade fonética entre as expressões; (ii) a afinidade de segmentos mercadológicos; (iii) e a má-fé, devendo ser comprovado que o titular do domínio em discussão tenha solicitado o registro objetivando prejudicar seu concorrente ou aproveitar-se parasitariamente da marca a qual solicitou o registro como domínio.

E é justamente essa a conclusão a que chegou a colenda 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a discussão envolvendo a marca DECOLAR x DECOLANDO.COM.BR, em que reconheceu que a concessão do domínio www.decolando.com.br violou os direitos da marca pertencente a DECOLAR.COM LTDA., determinando o cancelamento do site bem como a indenização pelos danos morais e materiais causados a DECOLAR.COM.

Na decisão, cuja relatoria é da ilustre Ministra Nancy Andrighi, foi reconhecida a identidade de segmento de atuação, a má-fé da titular do domínio decolando.com.br e a identidade entre as expressões em conflito (DECOLAR x DECOLANDO)

Assim, cada vez mais a jurisprudência pátria caminha para analisar o caso concreto, para identificar a intenção de cada uma das partes ao requerer direitos sobre determinada expressão (seja para marca, seja para domínio) e, identificando condutas típicas de concorrência desleal, aplica-a a duras penas contra quem não observou o dever de lealdade para com seu concorrente.

* Dolly dos Santos Outeiral - advogada do GRUPO MARPA MARCAS E PATENTES.

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